Markenanmeldung USA – Intent to Use und warum ein Businessplan helfen kann
Ein Tätigkeitsschwerpunkt von Scarcia-Scheel Law Firm ist die Markenanmeldung in USA. Oftmals werden wir von Mandanten kontaktiert, die ihre Marke in den USA noch nicht im Geschäftsverkehr verwenden. Grundsätzlich muss die Marke aber im Zeitpunkt der Anmeldung beim US-Patent- und Markenamt USPTO vom Anmelder bereits im Geschäftsverkehr benutzt werden, um registriert werden zu können. Hiervon gibt es allerdings eine Ausnahme, und zwar die Absicht, die Marke zukünftig zu benutzen (Intent to Use). Somit können Markenanmeldungen auch erfolgen, um eine Marke, die noch nicht vom Anmelder im Geschäftsverkehr benutzt wird, schützen bzw. reservieren zu lassen. Entscheidend ist dabei aber, dass der Anmelder die ernsthafte und redliche Absicht hat, die Marke zukünftig zu benutzen [15 U.S.C. §1051(b)].
In groben Zügen läuft die Intent to Use – Registrierung einer Marke beim USPTO wie folgt ab:
Nach der Antragstellung prüft ein Markenanwalt des USTPO, ob der Registrierung gesetzliche Eintragungshindernisse entgegenstehen. (Darunter fallen beispielsweise Hoheitszeichen, Sittenwidrigkeit oder täuschende Zeichen, vgl. 15 U.S.C. §1052). Ist der Markenanwalt der Auffassung, dass keine solche Hindernisse bestehen, dann wird die Markenanmeldung in der Official Gazette veröffentlicht. Die Official Gazette ist das wöchentlich erscheinende offizielle Journal des USPTO. Bis zum Jahre 2012 war es ein Druckerzeugnis, mittlerweile erscheint es aber nur noch online.
Binnen einer Frist von 30 Tagen ab Zeitpunkt der Veröffentlichung kann jeder, der befürchtet, dass die beabsichtigte Registrierung sein Markenrecht verletzen könnte, hiergegen Widerspruch einlegen (Notice of Opposition).
Wenn kein Widerspruch eingelegt wird, dann erteilt das USTPO dem Antragsteller einen Zulassungsbescheid (Notice of Allowance). Der Antragsteller hat nun 6 Monate Zeit, den Nachweis der Benutzungsaufnahme der Marke im Geschäftsverkehr durch Einreichung eines sogenannten Statement of Use zu erbringen. Diese Frist kann jeweils um weitere 6 Monate bis zu einem Gesamtzeitraum von 36 Monaten verlängert werden. Wenn der Nachweis der Nutzung der Marke erbracht wurde, wird diese registriert und es gilt rückwirkend das Datum der Markenanmeldung als der Zeitpunkt, ab dem die Marke im Geschäftsverkehr erstmalig genutzt wurde (date of constructive use).
Der Antragsteller muss bereits bei der Anmeldung eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass er die ernsthafte Absicht hat, die Marke zukünftig im Geschäftsverkehr zu benutzen. Normalerweise reicht dies dem USTPO als Nachweis aus. Jedoch wird eine entsprechende Überprüfung durch die Beschwerdekammer des USPTO (Trademark Trial and Appeal Board – TTAB) beispielsweise dann stattfinden, wenn gegen die beabsichtigte Registrierung Widerspruch erhoben wird (s.o.) und dabei das Fehlen der ernsthaften Nutzungsabsicht behauptet wird.
So geschah es im Fall Honda Motor Co. v. Winkelmann (2009). In diesem Fall hielt das TTAB Hondas Widerspruch gegen Winkelmanns Antrag auf Registrierung aufrecht, weil es der Auffassung war, dass Winkelmann keine ernsthafte und aufrichtige Absicht hatte, die streitgegenständliche Marke zukünftig in den USA im Geschäftsverkehr zu benutzen. Winkelmann, ein ausländisches Unternehmen, war nicht auf dem US-Markt aktiv, hatte keinen Businessplan zur Erschließung des US-Marktes erstellt, übte keine Werbeaktivitäten aus, führte keine laufenden Gespräche mit potentiellen Handelsvertretern oder Vertriebsgesellschaften und konnte auch sonst keinen Beweis für die ernsthafte Nutzungsabsicht der Marke erbringen.
Fazit
Man sollte keine Handelsmarke in den USA anmelden, wenn man diese lediglich in Wartestellung setzen möchte, um dann zu entscheiden, ob man die Angelegenheit überhaupt weiter verfolgen möchte oder nicht. Erforderlich ist die ernsthafte und redliche Absicht, die Marke zukünftig in den USA benutzen zu wollen. Dies muss im Streitfalle dann durch Beweise belegt werden können. Als solche Beweise können beispielsweise Businesspläne, Werbeprospekte, Screenshots von Webseiten, Beantragung von staatlichen Genehmigungen, Bestellungen, Rechnungen oder Korrespondenz mit potenziellen Handelsvertretern dienen.
Seit 2019 dürfen außerhalb der USA ansässige Antragsteller Handelsmarken beim USPTO nur noch durch einen in den USA zugelassenen Anwalt anmelden lassen. Scarcia-Scheel Law Firm ist eine auf deutsch-amerikanische Rechtsfälle spezialisierte deutschsprachige Anwaltskanzlei mit Sitz in New York. Wenn Sie Hilfe bei Ihrer Markenanmeldung in USA benötigen, steht Ihnen Scarcia-Scheel Law Firm gerne zur Verfügung.
Von Paul Scarcia-Scheel
Hinweis: Dieser Artikel dient lediglich der allgemeinen Information und stellt keine Rechtsberatung dar. Jeder Einzelfall muss unter Berücksichtigung der konkreten Umstände mit dem Mandanten persönlich erörtert werden. Trotz sorgfältiger Recherche wird für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte keine Haftung übernommen.
Scarcia-Scheel Law Firm ist eine auf deutsch-amerikanische Rechtsfälle spezialisierte deutschsprachige Anwaltskanzlei mit Sitz in New York. Die Kanzlei ist hauptsächlich im deutsch-amerikanischen Wirtschaftsrecht, US-Visumsrecht, US-Zivilprozessrecht und im Rahmen deutsch-amerikanischer Erbfälle tätig. Falls Sie bei Ihren deutsch-amerikanischen Rechtsfragen Unterstützung benötigen, steht Ihnen Scarcia-Scheel Law Firm gerne zur Verfügung.